序言

隨著中國的強勢發展,大量的企業積極投入國際市場,參與全球化的競爭。

古有云：“兵馬不動,糧草先行”,專利作為保護產品技術的利器,當企業走出國門時,海外專利便是糧草,不得不預先布局。

雖說國內企業大體都意識到專利保護的重要性,現實中卻極少企業擁有足夠的資源在全球進行完整的專利布局,因此在預算有限的前提下,如何進行高效益的海外專利布局便成為企業重要的課題。

產品銷售地思維

企業在考慮海外專利布局時,直覺會在產品的銷售地申請專利,但產品銷售地不是必然的專利申請地,應進一步評估當地潛在侵權方的規模和執法力度。如果經過盡調后發現當地大多是小規模的劣質山寨品且執法力度不足,則可以直接放棄在當地申請專利,原因在于專利在當地無法有效地抑制侵權行為,應尋求其他途徑。

又如果潛在侵權方是大企業且執法力度足夠強,則可以考慮在當地申請專利。總的來說,在產品的銷售地進行專利布局是最直觀但不必然產生實質效益的決定,應視實際狀況而定。

專利的排他權特性

在進一步討論海外專利布局前,需要先了解專利的排他權特性。假設某甲首創將A元件與B元件結合,產生新的裝置,具有突出的功效,解決了技術問題,某甲自然可以獲得權利范圍為A+B的專利權。某乙借鑒某甲的專利進一步研發,發現如果在A+B的基礎上加上C,不僅過去無人提出A+B+C,且這樣的組成對所屬技術領域的技術人員來說是具有創造性的,故某乙亦可獲得權利范圍為A+B+C的專利權。顯然A+B+C的權利范圍完全落在A+B的權利范圍中,且兩者都能授權專利。
 
專利制度鼓勵社會大眾公開自己研發的成果,使他人能參考已公開的技術進一步研發,而再研發的成果同樣對其他人有參考價值,是以專利制度允許再研發的成果也能授權專利,使再研發的成果得以公開讓其他人參考。

如此運行下去,科技才能累積,社會因而發展。是故,專利范圍的關系有如多個大小不一的權利范圍一層層的交疊上去的(“交疊理論”),愈疊愈高,知識也就積累愈多。在上述的例子中,某乙產生的A+B+C的產品是專利產品,受到權利范圍為A+B+C的專利保護,但卻不能據此便主張不侵害某甲的A+B的專利。由此可知專利權是一種排除他人實施專利技術的權利,而非專利權人實施專利技術的權利。
 
既然專利權并非專利權人實施專利技術的權利,企業在產品銷售地布局專利就不能百分百確保有權在當地銷售專利產品。事實上,企業的產品能不能在當地銷售不在于產品在當地是否受到專利保護,而取決于他人在當地是否擁有涵蓋企業產品的專利權。企業僅在產品銷售地布局專利不足以有效保護產品。

競爭對手所在地思維

既然專利權是排除他人實施專利技術的權利,海外專利布局更應看重在競爭對手制造、使用、許諾銷售、銷售、進口產品的國家或地區進行布局。舉例來說,假設國內企業主要出口到東盟銷售,但如果競爭對手的主要銷售地在歐洲,則該企業在東盟布局再多的專利對其競爭對手來說一點威脅也沒有。

相較于關注東盟,該企業更應該在歐洲布局才是。雖然歐洲并不是該企業的市場,但通過在歐洲的專利布局,可以大面積覆蓋競爭對手的產品,對競爭對手造成壓力。也就是說,在自家產品的主要市場布局專利并不算是好主意,在競爭對手的主要市場布局才能圍魏救趙,制衡競爭對手,進而間接保護自家的專利產品。
 
除了考慮競爭對手的主要市場外,專利還可以針對制造、使用等行為加以限制。如果競爭對手的這些行為的發生地分散在各處,基于成本考慮難以同時在這些地方布局專利,還需要進一步做取舍。一般來說,如果企業行有余力,可以再選擇于競爭對手的產品制造地申請專利。

其優勢在于,一旦在制造地維權成功,通過禁令可以禁止競爭對手生產產品,這些產品不僅銷往當地,很有可能還會出口至其他國家或地區,因此在競爭對手的產品制造地維權可以借由一國專利阻卻多國的銷售,事半功倍。
 
如果競爭對手是跨國企業,較有效益的做法是在競爭對手的銷售地和制造地布局專利。但如果銷售地和制造地分散多處,無法全面覆蓋時,則進一步評估在哪些制造及銷售地申請專利。

通常會以打擊面最大的國家或地區優先布局,例如競爭對手的產品全在印度制造,再銷往世界各地,其市場分布為歐洲40%、美國30%、巴西20%、俄羅斯10%,則進行海外專利布局時應優先考慮在印度申請專利,能觸及到競爭對手100%的產品,而后考慮在歐洲和美國申請專利,至于巴西和俄羅斯,在成本與效益的取舍下就可直接放棄了。

維權思維

除了競爭對手的制造地和銷售地,各國司法實務趨勢是另一個重要因素。在中國,如果法院判定侵權,大概率會下達禁令,也就是禁止侵權產品制造銷售；在美國,透過法院體系判定侵權可以取得高額賠償,但輕易不給予禁令；在德國,專利權人容易獲得訴前禁令(在訴訟發生前核發禁令),便于在海關或展場上直接查扣產品,競爭對手不易事先察覺；在英國,法院不單單解決英國境內的專利爭議,更有機會一次性解決全球專利侵權問題。

各國司法特色或多或少正面或負面地影響著專利權的行使,不可不考慮在內。除了各國司法實務趨勢,維權成本、維權時程、專利權人勝訴率和專利無效概率等都應該納入評估,以篩選出最合適布局的國家與地區。

結語

海外專利布局是一連串的邏輯推演過程。首要的是理解專利權的意義,其次識別出競爭對手,或是假想未來競爭對手的身份及其商業活動范圍,最后透過嚴謹的評估程序,在企業能承受的范圍內決定布局的國家或地區,如此便可實現高效益的海外專利布局。